A decisão proferida no STJ, por maioria de votos, quando do julgamento do REsp 1.848.648, contraria a jurisprudência firmada no sentido de que marcas evocativas podem conviver simultaneamente.
As expressões “DOR” e “FLEX” guardam relação com o produto a distinguir e, por isso, possuem baixa distintividade, sendo inapropriáveis à título exclusivo.
Os titulares de marcas que evocam o produto que assinalam devem suportar o ônus de conviver com outras marcas semelhantes que igualmente utilizam termos evocativos em sua composição. Essa é a regra.
A jurisprudência firmada no próprio STJ era unânime no entendimento de que: “Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo”.
No entanto, a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, entendeu que embora os termos “Dor” e “Flex” tenham baixa distintividade de forma isolada, sua conjunção em “Dorflex” tem força suficiente para gerar exclusividade de uso no mercado, impondo o afastamento do registro de marcas posteriores que possam gerar confusão no consumidor ou permitir associação entre os produtos.
Em seu voto, a relatora concluiu que (i) as marcas identificam medicamentos para mesma finalidade (analgésicos); (ii) o registro da Doralflex foi solicitado 40 anos depois do medicamento Dorflex; (iii) o fármaco da recorrida tem expressiva notoriedade no mercado; e (iv) os medicamentos são comercializados nos mesmos canais de venda.
Diante desse contexto, a ministra decretou a nulidade dos registros da recorrente para as marcas DORALFLEX e NEODORALFLEX, por entender que os mesmos implicam violação dos direitos da marca DORFLEX, “configurando hipótese de confusão e associação indevida, sobretudo porque presentes elementos que permitem inferir que o consumidor pode se confundir, comprando um medicamento pelo outro, ou ainda acreditar que os produtos por elas designados estejam de alguma forma conectados à sociedade empresária adversa”.
O voto da Ministra foi acompanhado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino e pelo ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Os três entenderam que as marcas têm semelhanças flagrantes e passíveis de, inclusive por se referirem ao mesmo tipo de medicamento, causar confusão ao consumidor.
Já o ministro Marco Aurélio Bellizze e o ministro Moura Ribeiro defenderam a coexistência das marcas no mercado, por se tratarem de marcas evocativas. Lembraram a quantidade de produtos farmacêuticos e analgésicos que contém o radical DOR (e.g., Dorex, Doralex, Doraflex, Doralgina, Doril, Doral, entre outros), sendo que a “proximidade dos nomes de medicamentos demonstram o quanto o mercado farmacêutico se utiliza da facilidade natural de marcas evocativas para viabilizar a pronta identificação pelo seu consumidor da utilidade de seu produto”.