Criciúma Esporte Clube x Arena Criciúma – Convivência
Adriana Brunner • 3 de dezembro de 2024
A Justiça Federal determinou a anulação de uma decisão do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) que havia negado o registro da marca "Arena Criciúma" à empresa de locação de espaços para beach tennis, sob o argumento de possível conflito com o nome Criciúma Esporte Clube, do clube de futebol da região. A decisão judicial reconheceu a possibilidade de convivência das marcas, destacando as diferenças visuais e contextuais que afastam a confusão.
O que fundamentou a decisão?
- Diferenças Visuais e Contextuais: o tribunal analisou os elementos nominativos e figurativos das marcas e concluiu que as cores, símbolos e desenhos são suficientemente distintos para evitar confusão entre os consumidores. Apesar de ambas atuarem em segmentos esportivos, a diferença de contextos — beach tennis e futebol — contribui para afastar qualquer associação indevida.
- Boa-Fé e Uso Anterior: a empresa autora demonstrou que utilizava a marca "Arena Criciúma" desde 2020, antes mesmo de solicitar o registro no INPI, evidenciando o uso de boa-fé. Assim, a Justiça ponderou que impedir o uso de uma marca já consolidada regionalmente poderia causar prejuízos irreparáveis à empresa.
Lições do Caso
- Diferença é Essencial: ao solicitar o registro de uma marca, é crucial garantir que ela contenha elementos visuais e contextuais que a diferenciem de outras no mercado, especialmente quando utiliza termos genéricos ou geográficos.
- Proteção de Marcas Locais: marcas que utilizam nomes geográficos, como "Criciúma", enfrentam desafios adicionais para se registrar, mas a existência de elementos distintivos pode ajudar a proteção e a convivência com marcas já existentes.
Conclusão
A decisão reforça a importância de análises detalhadas ao avaliar conflitos de marca e destaca o papel fundamental de elementos distintivos para garantir a convivência no mercado: a originalidade e a boa-fé no uso são fundamentais para obter proteção e evitar disputas futuras.
A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação imposta à Rocket Consultoria & Performance Ltda.
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve integralmente a condenação por uso indevido da marca “JO FITNESS” (Apelação nº 1033398-09.2023.8.26.0100). A empresa ré utilizava a expressão “JO FITNESS BEACH” para comercializar produtos de moda fitness e praia — inclusive em redes sociais, internet e WhatsApp — no mesmo segmento da titular da marca registrada. Mesmo com acréscimo de outro termo (“BEACH”), a semelhança foi considerada suficiente para gerar risco de confusão, sobretudo porque ambas atuam no mesmo nicho. Ficou demonstrado que a autora utilizava a marca antes da ré, reforçando a ilicitude da conduta. Com base no art. 209 da Lei 9.279/96, o Tribunal reafirmou que a violação de marca registrada gera dano moral presumido. A indenização de R$ 10.000,00 foi mantida por ser proporcional e adequada ao caráter compensatório e pedagógico. Os danos materiais serão apurados em liquidação. O que essa decisão reforça? A internet elimina barreiras geográficas — mas amplia a responsabilidade jurídica. Pequenas empresas também respondem por infração marcária quando atuam nacionalmente pelas redes. É ilícito o uso de expressão semelhante no mesmo segmento quando houver risco de confusão. No direito marcário, distintividade é ativo — e sua diluição tem consequências.
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