MARCA MISTA: PROTEÇÃO RECAI SOBRE O CONJUNTO, E NÃO SOBRE ELEMENTO NOMINATIVO ISOLADAMENTE

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, reafirmou importante premissa para a análise de conflitos marcários: quando o registro é concedido na forma mista, a proteção deve ser examinada considerando o conjunto formado pelos elementos nominativo e visual, não sendo possível, em regra, conferir exclusividade sobre a expressão verbal isoladamente.

No caso, Petronas Lubrificantes Brasil S/A e Petronas Lubrificants Italy S.P.A. pretendiam impedir a utilização da expressão “coolant” por outra empresa do setor automotivo, alegando que o termo integrava sua marca registrada e que estaria sendo utilizado pela concorrente com destaque.

O TJSP, contudo, manteve a improcedência dos pedidos

Segundo o acórdão, as partes eram titulares de marcas registradas exclusivamente na modalidade mista e, nessa hipótese, a proteção deve alcançar o conjunto dos elementos que formam o sinal, abrangendo tanto a parte nominativa quanto a visual.

Um ponto especialmente relevante foi a natureza da expressão “coolant”. O Tribunal considerou que o termo, por seu caráter descritivo em relação ao produto comercializado, não poderia, isoladamente, receber exclusividade capaz de impedir sua utilização por terceiros.

Além disso, o Tribunal destacou que os conjuntos visuais eram completamente distintos: a marca da autora apresentava a ilustração de uma boia na água, acompanhada da expressão “Coolant Up”, enquanto os produtos da ré utilizavam “coolant” associado a diferentes elementos e informações relativas aos produtos.

A decisão também afastou a alegação de concorrência desleal, justamente porque não identificou reprodução do conjunto marcário nem elementos suficientes para gerar confusão entre os sinais.

O que o caso reforça?

A decisão evidencia a importância de se observar a marca efetivamente registrada e a impressão global por ela produzida, evitando transformar um elemento nominativo descritivo ou de reduzida distintividade em verdadeiro monopólio sobre a palavra.

Isso não significa, evidentemente, que elementos nominativos de marcas mistas sejam irrelevantes. A questão deve ser examinada caso a caso, considerando a distintividade do elemento verbal, a composição gráfica do sinal, os produtos ou serviços identificados e a possibilidade concreta de confusão ou associação.

No caso analisado, a conjugação desses fatores — expressão de caráter descritivo, registro na forma mista e conjuntos visuais distintos — levou o TJSP a concluir pela inexistência de violação ao direito marcário.

A decisão foi proferida em 9 de setembro de 2026, no julgamento da Apelação Cível nº 1102910-45.2024.8.26.0100, sob relatoria do Des. Ricardo Negrão.